Qué es el secreto industrial, Por Jean Devaureix

Por Jean Devaureix, director Asesoría Jurídica PONS Patentes y Marcas

El “know–how” (secreto empresarial o industrial) no está definido legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, ni tiene una regulación legal propia, sino que aparece tangencialmente en varios textos legales, como la Ley de competencia desleal 3/1991 o el Código penal.

Constituye secreto industrial, a los efectos de la propiedad industrial, cualquier información técnica secreta de la empresa, que la dota de un valor añadido. Puede constituir secreto industrial una fórmula, un procedimiento de fabricación o determinados aspectos técnicos que optimizan la producción de un producto, entre otros.

A diferencia de las patentes, respecto a las que el ordenamiento jurídico obliga a divulgar la tecnología en que consiste la patente a cambio de una exclusiva en su utilización durante un periodo de 20 años, el secreto industrial, por definición, se mantiene en secreto dentro de la empresa. 

Es preciso, pues, para el titular de un secreto industrial, adoptar las medidas necesarias para que el mismo permanezca como tal, como pueden ser (entre otros) la firma de contratos de confidencialidad por parte de los trabajadores que conocen o utilizan el secreto industrial, a fin de que no divulguen a terceros el contenido del know-how y evitar la pérdida de competitividad que ello causaría a la empresa, así como para poder ejercitar las acciones legales que el ordenamiento jurídico confiere a los titulares del secreto industrial.

El secreto industrial puede ser explotado directamente por su titular, o bien éste puede tener interés en que sea un tercero quien lo explote, por ejemplo, por carecer de infraestructura o capacidad económica para proceder a su explotación. En este último caso, se trataría, básicamente, de conceder una licencia de uso del “know-how” al tercero a cambio del pago de un royalty, lo que habitualmente se documenta mediante un contrato de licencia de “know-how”.

No obstante, antes de la firma de dicho contrato, se producen contactos entre las partes, en los que habitualmente el tercero pretende conocer en qué consiste el secreto industrial a fin de poder valorar si le interesa suscribir el mencionado contrato, lo que constituye un momento delicado de la negociación en la medida en que si el titular del secreto industrial no adopta las precauciones necesarias, cabe la posibilidad de que el tercero, una vez conocido el “know-how”, no tenga interés en compartir las ganancias con el titular y decida explotar por sí mismo dicho secreto. 

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Por ello, es muy recomendable solicitar asesoramiento por parte de expertos, no sólo respecto a las medidas necesarias para que el secreto industrial permanezca como tal, y cumpla con los requisitos legales para que pueda ser considerado secreto industrial, sino también cuando se pretende obtener o conferir una licencia de uso del mismo, pues se trata de un proceso complejo y delicado que requiere un asesoramiento especializado.

Por Jean Devaureix, director Asesoría Jurídica PONS Patentes y Marcas